【风云录·商标】最高法院｜PRETUL案——涉外委托加工中商标使用行为不会在我国领域内发挥商标的识别功能

涉案商标

要点与观点总结：

1、法律规定：

（1）商标的使用：是指将商标用于商品、商品包装或者容器以及商品交易文书上，或者将商标用于广告宣传、展览以及其它商业活动中，用于识别商品来源的行为（2013年《商标法》第48条，原《商标法实施条例》第3条）。

（2）商标侵权行为：未经商标注册人的许可，在同一种商品或者类似商品上使用与其注册商标相同或者近似的商标的（2013年《商标法》57条1.2款）

案件事实：亚环公司依据墨西哥“PRETUL”商标的合法使用人的委托从事涉外定牌加工的行为，墨西哥储伯公司（委托人）是“PRETUL”商标的权利人。

    2、亚环的辩解理由也很独到：亚环公司在涉案产品上标注“PRETUL及椭圆图形”、“PRETUL”商标，是附着于储伯公司的订单的，对亚环公司来说，这些标识与产品订单上的数量、规格、尺寸、材质一样，都只是订单的一部分，并无特殊含义（至于其系储伯公司的注册商标这一特殊含义，亚环公司已经履行了合理审查的义务）。

     3、一审判决（宁波中院）：

（1）挂锁的锁体、钥匙及所附的产品说明书上标注的“PRETUL”商标，因该商标与莱斯公司的该注册商标不相同，且定牌产品均出口至墨西哥，不在中国境内销售，中国境内的消费者也没有发生混淆的可能，故应认定该“PRETUL”商标与莱斯公司的该注册商标不构成近似，其行为不构成侵权。

（2）挂锁包装盒上标注的“PRETUL及椭圆图形”商标，与莱斯公司的该注册商标构成相同，亚环公司未经莱斯公司许可，在同类商品上使用与莱斯公司享有的注册商标相同的商标构成对莱斯公司商标专用权的侵犯，应承担停止侵权及赔偿损失的民事责任。

（3）判决：停止侵权，并赔偿莱斯公司经济损失5万元。

4、二审判决（浙江高院）：挂锁的包装盒、挂锁产品、钥匙及所附的产品说明书上使用“PRETUL”商标，均属于商标使用行为，应承担相应的侵权责任。

判决：（1）停止侵权；（2）赔偿莱斯公司经济损失8万元。

5、最高法院：

（1）该批挂锁并不在中国市场上销售，即该标识不会在我国领域内发挥商标的识别功能，不具有使我国的相关公众将贴附该标志的商品，与莱斯公司生产的商品的来源产生混淆和误认的可性能。

（2）OEM的贴标，在中国境内仅属物理贴附行为，在中国境内并不具有识别商品来源的功能。因此，亚环公司在委托加工产品上贴附的标志，既不具有区分所加工商品来源的意义，也不能实现识别该商品来源的功能，故其所贴附的标志不具有商标的属性，在产品上贴附标志的行为亦不能被认定为商标意义上的使用行为。

（3）商标法保护商标的基本功能，是保护其识别性。判断在相同商品上使用相同的商标，或者判断在相同商品上使用近似的商标，或者判断在类似商品上使用相同或者近似的商标是否容易导致混淆，要以商标发挥或者可能发挥识别功能为前提。在商标并不能发挥识别作用，并非商标法意义上的商标使用的情况下，判断是否在相同商品上使用相同的商标，或者判断在相同商品上使用近似的商标，或者判断在类似商品上使用相同或者近似的商标是否容易导致混淆，都不具实际意义。

判决：撤销浙江高院、宁波中院的判决，驳回莱斯公司的诉讼请求。

合议庭：

    王艳芳、佟姝、何鹏

中华人民共和国最高人民法院

民事判决书

（2014）民提字第38号

再审申请人（一审被告、二审上诉人）：浦江亚环锁业有限公司。

住所地：中华人民共和国浙江省浦江县火车站站区。

法定代表人：寿学英，该公司董事长。

委托代理人：姚晓洪，上海锦天城律师事务所律师。

委托代理人：俞则刚，浙江和义律师事务所律师。

被申请人（一审原告、二审上诉人）：莱斯防盗产品国际有限公司（FOCKER SECURITY  PRODUCTS  INTERNATIONAL  LIMITED）。

住所地：ROOMA，21／F，GAYLORDCOMMERCIALBUILDING，114-118LOCKHARTROAD，WANGCHAIHONGKONG（中华人民共和国香港特别行政区湾仔骆克道114－118号嘉洛商业大厦21楼A室）。

法定代表人：关毅华，该公司董事长。

委托代理人：高恽，北京纬文律师事务所律师。

再审申请人浦江亚环锁业有限公司（简称亚环公司）因与被申请人莱斯防盗产品国际有限公司（简称莱斯公司）侵害商标权纠纷一案，不服浙江省高级人民法院（2012）浙知终字第285号民事判决，向本院申请再审。经审查后，本院于2014年1月2日作出（2013）民申字第1644号裁定，提审本案。本院依法组成合议庭，于2014年4月11日公开开庭审理了本案。亚环公司委托代理人姚晓洪、俞则刚，莱斯公司委托代理人高恽到庭参加诉讼，本案现已审查终结。

亚环公司申请再审称：

（一）二审判决未认定亚环公司是依据墨西哥“PRETUL”商标的合法使用人的委托从事涉外定牌加工的行为，属认定事实错误。涉外定牌加工是《合同法》第251条规定的加工承揽关系，而不是销售合同关系。本案中，亚环公司系受案外人墨西哥TRUPERHERRAMIENTASS.A.DEC.V.（简称储伯公司）委托，按照其要求生产挂锁，在挂锁上标注“PRETUL”商标标识，并全部返销到墨西哥。而储伯公司在墨西哥系“PRETUL”商标的权利人，亚环公司生产挂锁的行为是严格根据储伯公司的特定订单，按照订单上所载的设计方案、数量和期限进行的，属于加工承揽行为。一审判决认定亚环公司与储伯公司之间为定牌加工合同关系是正确的。但是，二审判决回避了这个基本事实。涉外定牌加工贸易在我国经济、尤其是对外贸易关系中具有重要地位，是我国目前重要的一种生产经营形态，忽视这个事实，将无法对这一社会经济现象做出正确的法律判断，更无以实现法律规范对经济活动的价值指引。

（二）二审判决对许浩荣恶意抢注“PRETUL及椭圆图形”商标的事实不予审查，属认定事实错误。储伯公司在墨西哥等多个国家和地区在第6类、第8类等类别上注册了“PRETUL”、“PRETUL及椭圆图形”商标，其中第6类的“PRETUL”商标注册时间为2002年11月27日。许浩荣原系中山市泰星锁业制造有限公司（简称泰星公司）的股东、副董事长，2003年许浩荣注册了第3071808号“PRETUL及椭圆图形”商标，并于2010年3月27日转让给莱斯公司。自2001年4月起，储伯公司就与泰星公司建立业务往来，泰星公司接受储伯公司委托，在中国生产大量“PRETUL及椭圆图形”、“PRETUL”商标的挂锁并返销给储伯公司。2006年6月，储伯公司还与泰星公司签订了独家协议。亚环公司主张在本案中判断商标侵权问题应该审查莱斯公司取得涉案商标是否具有主观恶意，并未超出本案的审理范围。

（三）亚环公司在涉外定牌加工行为中，按照国外定作方的要求在产品上贴附其在国外注册的商标的行为，并非商标法意义上的商标使用行为。二审判决未能正确认定，适用法律错误。

1、二审判决援引商标法实施条例第三条的规定，认为亚环公司的行为构成商标使用行为，系对商标法相关条文的表面理解，未能准确把握法条的实质含义。商标法、商标法实施条例以及相关司法解释所列明的商标侵权行为，仅仅是对某种商业行为的外在描述，是作为判定其是否构成商标侵权的一种参考，仅仅是一种形式，而非实质。正确的法律适用方法，应该是在形式要件符合的情况下，还要再去探究该行为是否就是立法目的意图要去规制的行为。在本案中，亚环公司在涉案产品上标注“PRETUL及椭圆图形”、“PRETUL”商标，是附着于储伯公司的订单的，对亚环公司来说，这些标识与产品订单上的数量、规格、尺寸、材质一样，都只是订单的一部分，并无特殊含义（至于其系储伯公司的注册商标这一特殊含义，亚环公司已经履行了合理审查的义务）。亚环公司在加工生产涉案货物的时候，并没有企图或者事实上利用这些商标来获取额外的利益，而商标法意义上的商标使用行为的本意恰恰在于此。因此，亚环公司的行为尽管有“使用”商标的表象，但不具备使用该商标的主观意图和实质内涵，不是商标法意义上的商标使用行为。

2、商标的基本功能在于区别商品的来源，因此商标只有在商品的流通环节中才能发挥其功能。亚环公司根据境外商标权人的委托加工产品且全部出口墨西哥，未在中国市场实际销售，在其加工出口的产品上标注“PRETUL”商标的行为在中国境内并不起到标识产品来源的作用，不会引起中国境内消费者的混淆和误认，因此没有侵害莱斯公司的商标权。二审判决认为《最高人民法院关于审理商标民事纠纷案件适用法律若干问题的解释》第九条第二款并未对“相关公众”作地域限制，是对法律条文的字面解读。司法解释对于“相关公众”虽然未作地域限制，但这个“相关公众”并非虚构的概念，而是一个法律上的必然存在，特指“相关市场”，则必定有地域限制。所以，简单地说司法解释未对“相关公众”作地域限制是错误的，此其一。其二，在定牌加工的情况下，因为产品全部出口至境外，其产品只有墨西哥的经营者或者消费者才能接触到该产品，而他们都不会把涉案产品与莱斯公司相联系。

3、涉案产品包装盒及产品说明书用西班牙文标明“进口商：储伯公司”字样，更是区分了商品来源，墨西哥的相关公众完全可以识别该商品来源于储伯公司，即使有中国的相关公众，亦不会将该商品与莱斯公司相联系。

（四）二审判决认定亚环公司加工涉案产品构成商标侵权，适用法律错误。根据《侵权责任法》第六条规定，其构成要件有四：（1）有违法行为，（2）有损害事实，（3）违法行为与损害后果之间有因果关系，（4）行为人主观上有过错。本案中，亚环公司是受储伯公司的委托生产加工涉案产品，不具有违法性；亚环公司生产的涉案产品全部出口到墨西哥，根本不在中国市场流通，不会造成中国消费者的混淆误认，因而不会损害莱斯公司的合法利益；亚环公司已经尽到了加工承揽人的注意义务，主观上不存在过错。因此，亚环公司加工涉案产品未侵犯莱斯公司的商标权，不应承担侵权责任。最高人民法院已经在（2012）行提字第2号行政判决中明确了境外商标权人委托中国大陆境内厂家生产加工产品不属于“商标使用行为”，按照同样的理解，在本案莱斯公司是抢注国外客户的商标后反过来制约原先的合法使用人的情况下，更不应认定构成商标侵权行为。考察涉外定牌加工行为是否构成商标侵权，应当审查涉案商标的取得是否遵循了诚实信用的基本法律原则。非基于诚实信用原则而取得的商标权，不能对抗与之相关的利害关系方，例如该商标的原始所有人。综上，请求对本案进行再审，撤销原审判决，改判驳回莱斯公司的诉讼请求。

莱斯公司答辩称：

1、关于涉外定牌加工这一概念并非法律上的规范概念，目前没有法律法规给予明确规定，亚环公司关于其行为属于定牌加工的主张不影响本案的审理，其提出的与此相关的申请再审理由没有法律依据。

2、认定一个商标使用行为是否构成商标侵权与该行为是否为定牌加工行为没有关系，即使亚环公司的涉案行为属于定牌加工，也同样应该认定属于商标侵权行为。

3、涉案商标原注册人许浩荣注册涉案商标是否构成抢注，不属于本案的审理范围。

莱斯公司与亚环公司侵害商标权纠纷一案，于2011年1月30日向浙江省宁波市中级人民法院起诉。一审法院2011年1月31日作出（2011）浙甬知初字第56-1号证据保全裁定，于2011年2月14日作出（2011）浙甬知初字第56-2号财产保全裁定，并分别采取了证据保全和财产保全措施。

莱斯公司诉称：

该公司是第3071808号“PRETUL及椭圆图形”注册商标的权利人，2010年12月31日、2011年1月6日，莱斯公司获悉亚环公司有两批次挂锁使用了“PRETUL”商标正通过宁波海关出口至墨西哥，申请宁波海关对上述侵权产品采取了扣留措施。亚环公司未经许可擅自生产销售带有“PRETUL”商标挂锁的行为，侵害了莱斯公司的商标专用权。请求判令：（一）亚环公司立即停止对莱斯公司商标专用权的侵权行为，即停止在其生产销售的五金锁具上使用莱斯公司的注册商标；（二）收缴甬关法（2010）804号、甬关法（2011）007号两案扣留的侵权产品及库存的侵权产品、亚环公司用于生产侵权产品的专用模具以及带有侵权商标的包装物；（三）亚环公司赔偿莱斯公司经济损失45万元（除特别标明其他币种者外，涉及的货币均指人民币）。

亚环公司答辩称：

（一）涉案带有“PRETUL”商标的产品系接受墨西哥TRUPERHERRAMIENTASS.A.DEC.V.（简称储伯公司）委托所生产的涉外定牌加工产品，完全出口墨西哥，未在中国市场销售，不会引起中国境内消费者的混淆和误认，没有侵害莱斯公司的商标权；

（二）涉案商标原注册人许浩荣作为泰星公司的股东、副董事长，在泰星公司受托加工储伯公司“PRETUL”商标产品期间，在中国恶意抢注了该商标，莱斯公司受让该商标权，其诉讼请求有违诚实信用和公平原则。请求驳回莱斯公司的诉讼请求。

莱斯公司提供了以下证据：

1、第3071808号“PRETUL及椭圆图形”商标注册证、核准商标转让证明，拟证明莱斯公司受让取得了该商标。

2、莱斯公司注册证书，拟证明其主体资格。

3、甬关法（2010）804号、甬关法（2011）007号采取知识产权海关保护措施通知书，拟证明亚环公司侵权事实。

4、增值税发票，拟证明莱斯公司使用涉案注册商标的事实。

5、委托代理协议及代理费发票，拟证明莱斯公司为制止亚环公司侵权，支付了律师代理费5万元。

6、收据，拟证明莱斯公司为本案诉讼等办理委托公证支付了13700元港币。

7、食宿费发票，拟证明莱斯公司为办理立案手续支出了食宿费490元。

8、交通费支出票据，拟证明莱斯公司为办理立案手续支付了交通费用共计3891元。

9、办理海关知识产权退还担保金委托书公证单据，拟证明莱斯公司为办理该项公证支付了195元。

10、（2011）高行终字第636号行政判决书，拟证明储伯公司在中国大陆未实际使用“PRETUL”商标，不存在许浩荣抢注该商标的事实。

11、《商标转让合同》、《商标使用许可合同》、收款收据及收条，拟证明莱斯公司从许浩荣处受让涉案商标并支付转让费45万元；原商标权人许浩荣许可泰星公司使用涉案商标及许可费用；莱斯公司许可中山市曼克五金制造有限公司（简称曼克公司）使用涉案商标及费用。

12、发票及《订购合同》，拟证明涉案商标被大量使用的事实。

13、被控侵权产品包装盒上的西班牙文及中文译本，拟证明包装盒上的西班牙文“Importador”中文意思为“进口商”，说明亚环公司为销售出口商而非来料定点加工转出口企业。

14、翻译费付款票据、交通费票据及食宿票据，拟证明莱斯公司为制止亚环公司侵权，委托律师第一次开庭支付了交通费5299元，食宿费1955元及翻译费200元。

应莱斯公司申请，一审法院从宁波海关调取了（2010）甬关法804号、（2011）甬关法007号两案项下的被扣留的被控侵权挂锁12把、报关单两份及亚环公司报关时提交的相关销售合同、发票、装箱单。

亚环公司提供了以下证据：

1、售货确认书及商标使用授权书，拟证明储伯公司向亚环公司订购涉案挂锁以及储伯公司将“PRETUL”商标授权给亚环公司使用。

2、储伯公司注册文件，拟证明储伯公司系一家根据墨西哥法律注册并存续的公司。

3、商标注册登记证，拟证明2001年11月27日，储伯公司的“PRETUL”商标在墨西哥工业产权协会登记注册，类别为第6类。

4、泰星公司的工商登记材料，拟证明关桂泰为该公司的股东和法定代表人；2000年8月该公司设立时，许浩荣、关桂泰为其发起人。

5、邮件，拟证明自2001年4月起，储伯公司与泰星公司建立业务往来。

6、编号为0000093034的订单，拟证明2001年7月25日，储伯公司向泰星公司订购锁类产品。

7、付款凭证，拟证明2002年5月8日，储伯公司向泰星公司支付了编号为0000093034的订单项下的货款。

8、付款凭证，拟证明2004年1月13日，储伯公司向泰星公司支付了发票号为SCI1206项下的货款。

9、分销协议、销售协议及独家协议，拟证明2003年1月，储伯公司与泰星公司签订了分销协议；2004年5月，储伯公司与泰星公司签订了销售协议；2006年6月，储伯公司与泰星公司签订了独家协议。

10、“TRUPER”商标注册登记资料，拟证明泰星公司在中国注册了数个“TRUPER”商标并将其转让给了储伯公司。

11、商标网资料，拟证明许浩荣、关就泰、关元泰、泰星公司抢注了其他商标。

12、邮件，拟证明泰星公司承认在中国注册了储伯公司的商号“TRUPER”。

13、储伯公司商标授权声明，拟证明储伯公司授权亚环公司使用“PRETUL”商标，并仅限于货物出口至墨西哥。

14、储伯公司2000年产品目录，拟证明在泰星公司注册“PRETUL”商标以前，储伯公司已在墨西哥及世界其他国家和地区大量使用“PRETUL”商标。

15、“PRETUL”商标注册证，拟证明在许浩荣申请涉案注册商标之前，储伯公司已经在墨西哥及世界其他国家和地区大量注册了“PRETUL”商标。

16、93034号订单转账记录及公证书，拟证明储伯公司支付了93034号订单下的款项。

17、与93034号订单相对应的发票、装箱单、提单、入关记录，拟证明储伯公司于2001年7月25日下订单给泰星公司后，泰星公司完成交货、出口及入关的事实。

18、上海市高级人民法院（2009）沪高民三（知）终字第65号民事判决书，拟证明单纯的定牌加工出口行为不构成商标侵权。

19、曼克公司工商登记材料，拟证明曼克公司是泰星公司的关联企业，曼克公司负责人关毅华与泰星公司负责人关桂泰是父子关系。

20、域名“zhongshan.gd.cn”注册信息，拟证明该域名注册商为厦门三五互联科技股份有限公司。

21、售货确认书、发票及装箱单，拟证明亚环公司被宁波海关扣留货物的数量及金额。

对莱斯公司提供的前述证据，亚环公司质证认为：对证据1的真实性无异议，但认为涉案注册商标系许浩荣恶意抢注。对证据2无异议。对证据3的真实性无异议，但认为亚环公司的行为不构成侵权。对证据4的真实性有异议。对证据5-9的真实性无异议，但认为因亚环公司的行为不构成侵权，故该部分证据与本案无关。对证据10的真实性无异议，但认为该判决书可以支持亚环公司关于涉外定牌加工行为不属于商标法上的商标使用行为的观点。对证据11，认为相关合同的当事人有利害关系，七张收款收据的号码基本上是连号，认为该合同、收款收据及收条系莱斯公司在同一时间所制作，对其真实性有异议，要求对其形成时间予以鉴定。对证据12中的发票的真实性无异议，但对其关联性有异议，认为不能证明涉案商标被大量使用；对其中的合同的真实性有异议，要求对其形成时间进行鉴定。对证据13的真实性无异议，但对莱斯公司的证明内容有异议，认为该包装盒上所标注的西班牙文并不能否定亚环公司系涉外定牌加工企业的事实。对证据14的真实性无异议，但认为不构成侵权，故该部分证据与本案无关。

对法院调取的上述证据，莱斯公司无异议，亚环公司对其中的报关单无异议，但认为销售合同、发票、装箱单显示的商标与本案无关，故对其真实性关联性有异议。

对亚环公司提供的上述证据，莱斯公司质证认为：对证据1中售货确认书的真实性无异议，但认为该两份合同项下的货物与本院从宁波海关调取的报关单等单据项下的货物不是同批货物；对其中的商标使用授权书，认为未经公证、认证，且系在宁波海关扣留货物之后所出具，对其真实性、关联性均有异议。对证据2的真实性无异议，但认为与本案无关。对证据3，认为未经公证、认证，对其真实性、关联性均有异议。对证据4的真实性无异议，但认为与本案无关。对证据5，认为相关邮件往来是储伯公司自行制作，邮箱名“[e-mail]”也不是泰星公司的对外业务邮箱，对其真实性、关联性均有异议。对证据6，认为亚环公司未提供原件，从形式上来看，属境外形成的证据，未经公证、认证，对其真实性、关联性均有异议。对证据7，认为系储伯公司自行制作，对其真实性、关联性均有异议。对证据8，认为亚环公司未提供原件，对其真实性、关联性均有异议。对证据9形式上的真实性无异议，但认为与本案无关。对证据10、11，认为系网上下载的材料，网页也特别标明“仅供参考，无任何法律效力”，故对其真实性、合法性、关联性均有异议。对证据12，认为相关邮件系存储于储伯公司的员工电脑中，对其真实性、关联性均有异议。对证据13，认为该份《商标授权证明》系在本案纠纷产生后，由亚环公司利害关系人储伯公司事后补的授权，该份授权书与亚环公司提供的证据1中的授权书相比，只是内容增加了一条，即授权亚环公司使用“PRETUL”商标的产品不得在中国境内销售，对其真实性、关联性均有异议。对证据14，认为该份产品目录系由储伯公司自行制作并提供给公证机关，公证机关也明确表示不对其内容的真实性负责，对该证据的真实性、关联性均有异议。对证据15，认为系境外形成的证据，对其真实性不予认可，并认为无一个商标注册地在中国，对其关联性有异议。对证据16，认为公证的证据并非原始的纸质凭证，而是存储于储伯公司的个人电脑资料，该份转账清单无相应银行签字确认，也无泰星公司确认回传，对其真实性、关联性均有异议。对证据17的真实性不予认可，并认为即使是真实的，涉及委托生产销售的货物并不包括带有涉案注册商标的挂锁，对其关联性也有异议。对证据18，认为亚环公司未提供原件，即使属实，因我国并非判例法国家，该案的事实与本案也不同，故对其真实性、关联性均有异议。对证据19、20的真实性无异议，但认为与本案无关。对证据21，认为亚环公司提供的四份销售确认书系不同的合同，而非亚环公司所谓的证据1中的两份售货确认书被新提供的两份售货确认书所取代，并认为侵权货物的总货值应按四份合同的金额来计算。

一审法院经审查认为，莱斯公司提供的证据1-3，因亚环公司对其真实性无异议，且该部分证据也与本案有关，予以认定。对证据4，亚环公司对其真实性虽有异议，但因莱斯公司已提供了原件，故对其真实性予以认定。对证据5-9、14，因亚环公司对其真实性无异议，予以认定，至于该部分费用应否支持，将另行作出认定。对证据10，因亚环公司对其真实性无异议，可予认定，至于该证据能否证明莱斯公司的主张，将另行认定。对证据11、12，因莱斯公司已提供了相关销售发票的原件，亚环公司也未能提供反证，故对这些发票的真实性予以认定，且这些发票能够证明泰星公司和曼克公司在锁具产品上使用了涉案商标的事实，对其中的销售合同及收款收据，勿需再作认定，故对亚环公司要求对其中的销售合同及收款收据的形成时间进行鉴定的申请不予准许。对证据13，因亚环公司对其真实性无异议，可予认定，至于该证据能否证明莱斯公司的主张，将另行认定。

对一审法院调取的上述证据，因莱斯公司对其真实性无异议，亚环公司对其中的报关单的真实性无异议，亚环公司虽对其中的销售合同、发票、装箱单的真实性、关联性有异议，认为显示的商标与本案无关，但因相关的发票、装箱单已特别注明了系“TRUPER”标识，其数量与相关的报关单及莱斯公司证据3相印证，该部分证据也与本案有关，予以认定。

对亚环公司提供的证据1和证据21，因法院已从宁波海关调取了相关的报关单、售货确认书、发票和装箱单，对该部分证据已作了认定，故亚环公司通过宁波海关申报出口的被控侵权挂锁的数量应以法院调取的证据为准；对证据1中的商标使用授权书，因系境外形成的证据，未经公证、认证，莱斯公司也不予认可，故不予认定。对证据3，因已包含在亚环公司补充提供的证据15中，对该证据将另行认定。对证据4，因莱斯公司对其真实性无异议，该证据与本案也有一定的关联，故对该证据予以认定。对证据5-12、16、17，因该部分证据主要涉及到许浩荣等是否恶意抢注储伯公司的“PRETUL”商标等，根据商标法第四十一条的规定，已经注册的商标，如果系通过不正当手段取得注册的，相关单位或者个人可以请求商标评审委员会裁定撤销，故该部分证据不属本案审理范围，不予认定。对证据13，因系境外形成，并已经公证、认证，且莱斯公司也未能提供反证，故对该证据予以认定。对证据14，因系储伯公司自行制作，非正式出版物，莱斯公司对其真实性也不予认可，故不予认定。对证据15，因系境外形成，并已经公证、认证，且莱斯公司也未能提供反证，故对该证据予以认定。对证据18，因非法律意义上的证据，故与本案无关，不予认定。对证据19，因莱斯公司对其真实性无异议，故对该证据予以认定。对证据20，因与本案无关，不予认定。

根据以上证据，一审法院认定如下事实：

2003年5月21日，经商标局核准，许浩荣注册了第3071808号“PRETUL及椭圆图形”商标，核定使用商品为第6类的家具用金属附件、五金锁具、挂锁、金属锁（非电）等。2010年3月27日，商标局核准该商标转让给莱斯公司。

2010年8月10日，亚环公司与储伯公司签订编号为HYY100810A-3的售货确认书一份，约定亚环公司供给储伯公司挂锁684打，总金额为3069.79美元。此外，双方还签订过编号为HYY101028A的售货确认书一份，约定亚环公司供给储伯公司挂锁10233打，总金额为61339.03美元。2010年12月31日、2011年1月6日，宁波海关分别查获亚环公司自该海关出口至墨西哥的228箱684打和3411箱10233打被控侵权挂锁（申报金额分别为3069.79美元和61339.03美元）。经莱斯公司申请并提交了担保金，宁波海关于2011年1月13日扣留了该两批货物。法院于2011年2月10日从宁波海关调取了该两批货物中的被控侵权挂锁各12把（其代码和型号分别为23522、CAHI-30和23519、CAHI-50）。从法院调取的挂锁来看，该两批挂锁的锁体、钥匙及所附的产品说明书上均带有“PRETUL”商标，而挂锁包装盒上则均标有“PRETUL及椭圆图形”商标。该产品包装盒及产品说明书还用西班牙文特别标明：“进口商：储伯公司”和“中国制造”以及储伯公司的地址、电话、传真等内容，相关的包装盒及产品说明书上未标注亚环公司的名称、地址、电话等信息。2011年2月16日，一审法院赴宁波海关查封上述货物时，该两批货物已被放行。

亚环公司成立于2000年9月13日，注册资本为500万元，工商登记的经营范围为：锁具铸造、五金工具、链条、锯条、工艺品的制造、加工、销售等。

另查明，泰星公司成立于2000年8月4日，该公司成立时的股东为许浩荣及关桂泰二人，许浩荣曾担任该公司的副董事长。2003年12月28日，该公司的股东变更为关桂泰、胡贤珊（系关桂泰之妻）和关就泰三人。曼克公司成立于2007年8月20日，其股东为胡贤珊一人。莱斯公司系关桂泰、胡贤珊之子关毅华一人在香港投资设立的公司，其现任董事为关毅华、关桂泰。许浩荣曾将涉案商标许可给泰星公司使用，莱斯公司在受让该商标后，也曾将该商标许可给曼克公司使用。

储伯公司系设立于墨西哥的一家公司。该公司在墨西哥等多个国家和地区在第6类、第8类等类别上注册了“PRETUL”或“PRETUL及椭圆图形”商标，其中注册号为770611、注册类别为第6类的“PRETUL”商标于2002年11月27日在墨西哥注册。2011年3月24日，储伯公司出具一份商标授权申明，称该公司系墨西哥注册商标“PRETUL”的合法所有人，该公司申明亚环公司生产的标有“PRETUL”商标的所有型号的挂锁（代码和型号为：23518，CAHI-40；23519，CAHI-50；23520，CAHI-40B；23512，CAHI-50B；23522，CAHI-30；23523，CAHI-30B）均是根据该公司的授权而生产，并全部出口墨西哥。亚环公司承认并同意：1.上述产品不得在中国境内销售；2.所有相关商标及知识产权属于储伯公司；3.不得直接或间接向全世界范围内任何商标注册机构或版权登记机构申请注册或登记；4.储伯公司有权随时撤销上述授权。

莱斯公司为制止亚环公司侵权，支付了一定的律师费、交通费等费用。

一审法院认为：

本案系涉港侵害商标权纠纷，根据有关规定，应参照涉外侵害商标权纠纷处理。根据《最高人民法院关于审理商标民事纠纷案件适用法律若干问题的解释》第六条之规定，一审法院作为侵权商品查封扣押地的法院对本案有管辖权。因被请求保护地在中国大陆，根据《中华人民共和国涉外民事关系法律适用法》第五十条之规定，本案应适用中华人民共和国的法律。本案争议的焦点主要是：（一）亚环公司与储伯公司是否存在涉外定牌加工合同关系；（二）亚环公司的行为是否构成侵权。

关于亚环公司与储伯公司是否存在涉外定牌加工合同关系，莱斯公司认为，从法院调取及亚环公司提供的售货确认书来看，已明确载明卖方为亚环公司，买方为储伯公司；被控侵权挂锁包装盒及产品说明书还用西班牙文特别标明“进口商：储伯公司”；莱斯公司享有的第3071808号“PRETUL及椭圆图形”注册商标和储伯公司在墨西哥注册的第770611号“PRETUL”注册商标并不完全相同，而亚环公司在被控侵权挂锁的包装盒上恰恰使用了与莱斯公司的注册商标完全相同的商标，而非储伯公司的该注册商标；也没有有效证据排除亚环公司在中国境内销售被控侵权挂锁。综合以上情形，双方应为涉外买卖合同关系，而非涉外定牌加工合同关系。亚环公司认为，亚环公司与储伯公司的行为符合涉外定牌加工合同关系的法律特征，售货确认书、包装盒及产品说明书上记载的前述内容并不能否认双方实际系定牌加工合同关系，莱斯公司也无证据证明被控侵权产品在中国境内有销售，故亚环公司与储伯公司应为定牌加工合同关系。

一审法院认为：

所谓涉外定牌加工，一般指国内加工方接受境外委托方的委托，按境外委托方指定的商标生产产品，并将产品全部交付境外委托方并由其在境外销售，境外委托方向境内加工方支付加工费的一种贸易方式，其性质实为承揽合同关系。就本案而言，虽然储伯公司与亚环公司签订的售货确认书载明储伯公司为买方，亚环公司为卖方，被控侵权挂锁包装盒及产品说明书还用西班牙文特别标明“进口商：储伯公司”，但因莱斯公司并未提供涉案产品在中国大陆境内销售的证据，亚环公司也已提供了储伯公司在墨西哥注册的第770611号“PRETUL”商标证书，亚环公司加工生产的挂锁的锁体、钥匙及所附的产品说明书上均带有“PRETUL”商标，储伯公司对亚环公司按其要求定牌生产涉案产品也予以认可，故可认定亚环公司与储伯公司存在涉外定牌加工合同关系。

关于亚环公司的行为是否构成侵权，亚环公司认为其仅仅实施了定牌加工行为，且所有加工的产品均出口至储伯公司享有商标权的墨西哥市场，未在中国境内市场流通，其定牌加工行为不属于商标法意义上的使用行为，既不会造成相关公众对商品来源产生混淆的可能性，也不会对莱斯公司注册商标的识别功能造成损害，故亚环公司的行为不构成侵权。莱斯公司认为亚环公司的行为完全符合《商标法实施条例》第三条关于商标使用行为的规定，构成商标法第五十二条第（一）项规定的商标侵权行为。

一审法院认为：根据《商标法实施条例》第三条的规定：“商标法和本条例所称商标的使用，包括将商标用于商品、商品包装或者容器以及商品交易文书上，或者将商标用于广告宣传、展览以及其它商业活动中”。亚环公司在其加工的挂锁锁体、钥匙及所附的产品说明书上标注“PRETUL”商标，在挂锁包装盒上标注“PRETUL及椭圆图形”商标，属于商标法意义上的商标使用行为。

地域性是知识产权的基本特征之一，其基本含义是依据不同国家产生的知识产权是相互独立的，没有域外效力。在商标权领域，则体现为商标权人依据各国法律规定，分别取得独立的商标权，同一商标在各国取得商标权的效力仅在各国法律所及的范围内得到承认，即商标权没有域外效力。储伯公司虽在墨西哥在第6类商品上取得了第770611号“PRETUL”商标权，但因该商标未在我国注册，其在墨西哥取得的该商标权不受我国法律保护。而莱斯公司现依法在我国受让取得了第3071808号“PRETUL及椭圆图形”注册商标，该商标现仍在有效期内，应受我国法律保护。因莱斯公司的第3071808号“PRETUL及椭圆图形”注册商标系文字加图形组合商标，根据《最高人民法院关于审理商标民事纠纷案件适用法律若干问题的解释》第九条、第十条之规定，亚环公司在其加工的挂锁的锁体、钥匙及所附的产品说明书上标注的“PRETUL”商标，因该商标与莱斯公司的该注册商标不相同，且定牌产品均出口至墨西哥，不在中国境内销售，中国境内的消费者也没有发生混淆的可能，故应认定该“PRETUL”商标与莱斯公司的该注册商标不构成近似，其行为不构成侵权。亚环公司在其加工的挂锁包装盒上标注的“PRETUL及椭圆图形”商标，与莱斯公司的该注册商标构成相同，亚环公司未经莱斯公司许可，在同类商品上使用与莱斯公司享有的注册商标相同的商标构成对莱斯公司商标专用权的侵犯，应承担停止侵权及赔偿损失的民事责任。至于亚环公司应承担的赔偿数额，由于莱斯公司未提供其因亚环公司侵权所受到的损失或亚环公司因侵权所获得的利益的确切依据，莱斯公司选择法定赔偿，法院综合考虑到：根据莱斯公司提供的证据，其涉案注册商标知名度不高；亚环公司仅在挂锁的包装盒上使用了与莱斯公司涉案注册商标相同的商标；亚环公司被宁波海关两次扣留的侵权产品数量较多、货值较大，且该两批货物已被放行，亚环公司虽辩称已将涉案商标消除，但未能提供证据；亚环公司注册资本达500万元，其生产经营规模较大；莱斯公司为制止侵权支付了一定的合理开支等因素，酌定赔偿数额为5万元。对莱斯公司要求收缴甬关法（2010）804号、甬关法（2011）007号两案扣留的货物及亚环公司库存的侵权产品、亚环公司用于生产侵权产品的专用模具以及带有侵权商标的包装物，因莱斯公司未能举证证明该两案扣留的货物现仍被亚环公司持有，也未能举证证明亚环公司有用于生产侵权产品的专用模具、现仍有库存的侵权产品以及带有侵权商标的包装物，故对莱斯公司的该部分诉讼请求不予支持。

据此，一审法院作出（2011）浙甬知初字第56号民事判决，判决如下：（一）亚环公司立即停止对莱斯公司享有的第3071808号“PRETUL及椭圆图形”注册商标专用权的侵害，即立即停止在其加工的挂锁的包装盒上使用“PRETUL及椭圆图形”商标；（二）亚环公司赔偿莱斯公司经济损失5万元（包括莱斯公司为制止侵权支付的合理开支）；（三）驳回莱斯公司的其他诉讼请求。案件受理费8050元，财产保全费3020元，合计11070元，由莱斯公司负担4920元，亚环公司负担6150元。

莱斯公司、亚环公司均不服一审判决，分别向浙江省高级人民法院提起上诉。

莱斯公司上诉称：

（一）亚环公司使用“PRETUL”商标通过宁波海关出口墨西哥的挂锁、钥匙、包装盒已被其从宁波海关取回，在亚环公司未举证证明涉案产品下落的情况下，应推定涉案产品在国内进行了销售。储伯公司出具的两份商标使用授权声明都不是与亚环公司下订单时出具的，而是应本案诉讼所需补办的。因此原判认定上述出口墨西哥的产品为涉外定牌加工，属认定事实错误。

（二）莱斯公司的“PRETUL及椭圆图形”注册商标的核心部分是“PRETUL”文字，原判认定涉案产品上使用的“PRETUL”商标与莱斯公司的上述注册商标不构成近似属认定事实错误。

（三）中国目前无任何法律或司法解释明确规定涉外定牌加工的产品使用国内近似商标不构成侵权。原判一方面认定涉案产品上标注“PRETUL”商标属于商标法意义上的商标使用，另一方面却不适用商标法第五十二条第（一）项的规定，适用法律错误。

（四）原判仅判令亚环公司赔偿损失5万元，不足以弥补莱斯公司为制止侵权所付的必要支出，显失公平。

（五）原判不支持莱斯公司销毁侵权产品、生产侵权产品的专用模具及带有侵权商标的包装物的诉讼请求，是适用法律错误。请求撤销一审判决，依法改判支持莱斯公司的诉讼请求。

亚环公司上诉称：

（一）亚环公司在定牌加工产品的包装盒上标注商标，不构成商标的使用。定牌加工产品未在中国销售，不会引起中国国内消费者的混淆和误认，也不会对莱斯公司的商标权构成实际损害。因此带有“PRETUL及椭圆图形”的包装盒没有侵害莱斯公司的商标权。

（二）许浩荣在中国注册商标前，储伯公司的“PRETUL”商标已使用并已有一定影响。许浩荣对“PRETUL及椭圆图形”商标的注册构成恶意抢注。请求二审法院撤销一审判决，依法改判。

针对亚环公司的上诉，莱斯公司答辩称：亚环公司的行为不属于定牌加工，其与储伯公司签订的是销售合同，储伯公司属于进口商；目前无任何法律或司法解释规定涉外定牌加工的产品使用国内近似商标不构成侵权；许浩荣不是本案的诉讼主体，与本案没有关联，亚环公司如果认为属恶意抢注可以按照商标法规定进行维权。

针对莱斯公司的上诉，亚环公司答辩观点与其上诉观点相同。

双方当事人在二审中均未提交新的证据，二审查明的事实与一审判决认定一致。

二审法院认为，商标法第五十二条第（一）项规定了“未经商标注册人的许可，在同一种商品或者类似商品上使用与其注册商标相同或者近似的商标的”行为属侵犯注册商标专用权的行为。亚环公司未经莱斯公司的许可，在挂锁的包装盒上使用“PRETUL及椭圆图形”商标，在挂锁产品、钥匙及所附的产品说明书上使用“PRETUL”商标，根据商标法实施条例第三条的规定，均属于商标使用行为。

莱斯公司依法在中国受让取得了第3071808号“PRETUL及椭圆图形”注册商标，该注册商标现仍在有效期内，应受中国法律保护。而案外人储伯公司虽在墨西哥等国注册了“PRETUL”或“PRETUL及椭圆图形”商标，但因上述商标未在我国注册，其在墨西哥取得的商标权不受我国法律保护。一审法院认为亚环公司未经莱斯公司许可，在同类商品上使用与莱斯公司的注册商标相同的“PRETUL及椭圆图形”商标，构成对莱斯公司商标权的侵犯，符合商标法第五十二条第（一）项的规定。至于亚环公司在挂锁产品、钥匙及所附的产品说明书上使用“PRETUL”商标的行为，首先商标法第五十二条第（一）项规定了商标侵权的法律要件，只要符合上述法律要件，即构成商标侵权。纵观我国现行法律、法规及司法解释，未见有类似本案亚环公司行为的例外规定。其次，关于亚环公司提出的被诉侵权产品完全出口墨西哥，未在中国市场实际销售，不会引起中国境内消费者的混淆和误认，没有侵害莱斯公司商标权的主张，《最高人民法院关于审理商标民事纠纷案件适用法律若干问题的解释》第九条第二款并未对“相关公众”作地域限制，《中华人民共和国知识产权海关保护条例》第三条第一款明确规定“国家禁止侵犯知识产权的货物进出口”。因此，亚环公司的前述抗辩缺乏法律依据，亚环公司在挂锁产品、钥匙及所附的产品说明书上使用的“PRETUL”商标与莱斯公司的涉案注册商标相比较，作为两者主要部分的“PRETUL”文字的字形、读音完全相同，易使相关公众对商品的来源产生误认或者认为其来源与莱斯公司“PRETUL及椭圆图形”注册商标的商品有特定的联系。亚环公司的上述商标使用行为亦侵犯了莱斯公司享有的第3071808号注册商标专用权，应当承担停止侵权、赔偿损失的民事责任。由于莱斯公司未提供其因亚环公司侵权所受到的损失或亚环公司因侵权所获得的利益的确切依据，莱斯公司选择法定赔偿，综合考虑亚环公司被宁波海关两次扣留的侵权产品数量、货值，且该两批货物已被放行，亚环公司虽辩称已将涉案商标消除，但未能提供证据；亚环公司注册资本达500万元，其生产经营规模较大；莱斯公司为制止侵权支付了一定的合理开支等因素，酌定赔偿数额为8万元。至于莱斯公司要求收缴甬关法（2010）804号、甬关法（2011）007号两案扣留的货物及亚环公司库存的侵权产品、亚环公司用于生产侵权产品的专用模具以及带有侵权商标的包装物，一审法院因莱斯公司未能举证证明上述两案扣留的货物现仍被亚环公司持有，也未能举证证明亚环公司有用于生产侵权产品的专用模具、现仍有库存的侵权产品以及带有侵权商标的包装物，故对莱斯公司的该部分诉讼请求不予支持并无不当。

在亚环公司的两种商标使用行为中，其在挂锁包装盒上使用的“PRETUL及椭圆图形”商标与莱斯公司的涉案注册商标相比较，两者在视觉上无差别，构成商标法第五十二条第（一）项规定的商标相同。其在挂锁产品、钥匙及所附的产品说明书上使用的“PRETUL”商标与莱斯公司的涉案注册商标相比较，作为两者主要部分的“PRETUL”文字的字形、读音完全相同，区别仅在于围绕该文字的椭圆图型，两者构成近似商标。

综上，亚环公司未经商标权人莱斯公司的许可，在同种商品上使用与其注册商标相同、近似的商标，侵犯了莱斯公司的商标专用权，应承担相应的侵权责任。莱斯公司有关侵权认定的上诉理由成立，予以支持，但其提出的诉讼请求，部分成立，故酌定判决。亚环公司有关侵权认定的上诉理由不能成立，其提出的许浩荣对“PRETUL及椭圆图形”商标的注册构成恶意抢注的上诉理由不属于本案审理范围，不予支持。一审判决认定亚环公司在同类商品上使用与莱斯公司享有的第3071808号商标相同的“PRETUL及椭圆图形”商标，构成商标侵权，事实清楚，但认定亚环公司在同类商品上使用“PRETUL”商标，不构成商标侵权及部分实体处理不当，应予纠正。本案经二审法院审判委员会讨论决定，判决如下：1、撤销一审判决；2、亚环公司立即停止对莱斯公司享有的第3071808号“PRETUL及椭圆图形”注册商标专用权的侵害；3、亚环公司赔偿莱斯公司经济损失8万元（包括莱斯公司为制止侵权支付的合理开支），于本判决生效后十日内付清；4、驳回莱斯公司的其他诉讼请求。

在本院审查过程中，双方当事人均无新证据向法院提交，对原审法院认定事实亦无争议。

本院认为，根据当事人的再审申请及答辩意见，本案的争议焦点是亚环公司之行为是否构成侵犯莱斯公司“PRETUL”商标专用权，以及亚环公司之行为是否属于商标法意义上的商标使用行为。

本院认为，《中华人民共和国商标法》（2001年修订，以下简称2001年商标法）第八条规定，任何能够将自然人、法人或者其他组织的商品与他人的商品区别开来的标志，包括文字、图形、字母、数字、三维标志和颜色组合，以及上述要素的组合，均可以作为商标申请注册。《中华人民共和国商标法》（2013年修订，以下简称2013年商标法）第四十八条规定，本法所称商标的使用，是指将商标用于商品、商品包装或者容器以及商品交易文书上，或者将商标用于广告宣传、展览以及其他商业活动中，用于识别商品来源的行为。虽然前述商标法四十八条规定之“用以识别商品来源的行为”系2013年商标法修改时新增加，但并不意味着商标法对商标法关于商标的使用有了本质的变化，而是对商标的使用进行的进一步的澄清，避免将不属于识别商品来源的使用行为纳入商标使用范畴，进而导致商标法第五十二条的扩大适用。因此，虽然本案应当适用2001年商标法，但前述2013年商标法第四十八条关于商标的使用之规定对于理解《中华人民共和国商标法实施条例》（2002年修订）第三条之规定具有重要参照意义。

本案中，根据原审法院查明的事实，储伯公司系墨西哥“PRETUL”或“PRETUL及椭圆图形”注册商标权利人（第6类、第8类）。亚环公司受储伯公司委托，按照其要求生产挂锁，在挂锁上使用“PRETUL”相关标识并全部出口至墨西哥，该批挂锁并不在中国市场上销售，也就是该标识不会在我国领域内发挥商标的识别功能，不具有使我国的相关公众将贴附该标志的商品，与莱斯公司生产的商品的来源产生混淆和误认的可性能。商标作为区分商品或者服务来源的标识，其基本功能在于商标的识别性，亚环公司依据储伯公司的授权，上述使用相关“PRETUL”标志的行为，在中国境内仅属物理贴附行为，为储伯公司在其享有商标专用权的墨西哥国使用其商标提供了必要的技术性条件，在中国境内并不具有识别商品来源的功能。因此，亚环公司在委托加工产品上贴附的标志，既不具有区分所加工商品来源的意义，也不能实现识别该商品来源的功能，故其所贴附的标志不具有商标的属性，在产品上贴附标志的行为亦不能被认定为商标意义上的使用行为。

商标法保护商标的基本功能，是保护其识别性。判断在相同商品上使用相同的商标，或者判断在相同商品上使用近似的商标，或者判断在类似商品上使用相同或者近似的商标是否容易导致混淆，要以商标发挥或者可能发挥识别功能为前提。也就是说是否破坏商标的识别功能，是判断是否构成侵害商标权的基础。在商标并不能发挥识别作用，并非商标法意义上的商标使用的情况下，判断是否在相同商品上使用相同的商标，或者判断在相同商品上使用近似的商标，或者判断在类似商品上使用相同或者近似的商标是否容易导致混淆，都不具实际意义。本案中，一、二审法院以是否相同或者近似作为判断是否构成侵犯商标权的要件，忽略了本案诉争行为是否构成商标法意义上的商标使用之前提，适用法律错误，本院予以纠正。

此外，亚环公司还申请再审称许浩荣恶意抢注“PRETUL及椭圆图形”商标。本院认为，储伯公司系墨西哥“PRETUL”或“PRETUL及椭圆图形”注册商标权利人（第6类、第8类），许浩荣是否构成恶意抢注，取决于储伯公司是否向其主张权利及是否有恶意抢注的事实和法律依据等前提条件。本案中，亚环公司虽经储伯公司委托加工相关挂锁，亦举证证明许浩荣所在公司与储伯公司曾有相关贸易关系，但在储伯公司未参加本案诉讼，亚环公司亦未举证证明储伯公司是否向许浩荣主张权利的情况下，原审法院对其上诉理由不予支持并无不当。

综上，亚环公司根据储伯公司委托，在其生产的挂锁上使用“PRETUL”相关标识的行为，不属于商标法意义上的商标使用，不构成对莱斯公司“PRETUL及椭圆图形”商标权的侵犯，一、二审法院适用法律错误，本院予以纠正。亚环公司部分再审申请理由成立，本院予以支持。依照《中华人民共和国商标法》（2001年修订）第五十二条第（一）项、《中华人民共和国商标法实施条例》（2002年修订）第三条以及《中华人民共和国民事诉讼法》第二百条、第二百零七条规定，判决如下：

一、撤销浙江省高级人民法院（2012）浙知终字第285号民事判决；

二、撤销浙江省宁波市中级人民法院（2011）浙甬知初字第56号民事判决；

三、驳回莱斯防盗产品国际有限公司的诉讼请求。

本案一审案件受理费8050元人民币，财产保全费3020元人民币，二审案件受理费8050元人民币，由莱斯防盗产品国际有限公司负担。

本判决为终审判决。

审　判　长　　王艳芳

代理审判员　　佟　姝

代理审判员　　何　鹏

二〇一五年十一月二十六日

书　记　员　　刘海珠

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